Bras de fer entre nom de domaine et marque : qui l’emporte ?

ndd et marquesUn arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 juin 2019 vient rappeler la règle du jeu.

Le droit sur une marque est un droit de propriété intellectuelle. Il donne droit à un monopole à son propriétaire. En cela, ce droit est généralement plus fort que celui sur un nom de domaine. Celui-ci n’est pas un droit de propriété intellectuelle.

En vertu du code des postes et des communications électroniques (article 45-1), les noms de domaine doivent respecter le droit des marques. Le propriétaire d’une marque peut donc s’opposer à l’usage d’un nom de domaine qui serait une contrefaçon de sa marque. Pour mémoire, il y a contrefaçon si :

– le nom de domaine est identique ou similaire à la marque ;

– l’usage du nom de domaine n’est pas autorisé par le propriétaire de la marque ;

– le nom de domaine est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

– l’usage du nom de domaine est effectué dans la vie des affaires ;

– l’usage du nom de domaine porte atteinte à la fonction essentielle de la marque : identifier la provenance des produits ou des services.

Toutefois, une exception existe. Il n’y pas de responsabilité pour contrefaçon en cas d’intérêt légitime et de bonne foi du titulaire du nom de domaine.

L’intérêt légitime et la bonne foi sont cumulatifs. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le propriétaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation du nom de domaine identique ou similaire. Il ne peut pas en demander le transfert à son profit.

En pratique, l’intérêt légitime sera reconnu si le nom de domaine est le nom patronymique, l’enseigne ou la dénomination sociale de celui qui l’utilise. Ce sera également le cas en l’absence de volonté de parasitisme. Evidemment, l’intérêt légitime disparaît si aucun produit ou service n’est exploité sous ce nom.

La bonne foi implique une absence de volonté de nuire au propriétaire de la marque. Ce n’est pas le cas d’un nom de domaine acquis pour faire monter les enchères et le revendre le plus cher possible au propriétaire de la marque. Dans ce cas, la mauvaise foi et l’intention de nuire sont caractérisées.

Les critères sont analysés strictement par les juges.

Mais un nom de domaine utilisé légitimement et de bonne foi demeure valable face à une marque proche ou identique.